スタートアップ企業は、設備や人員が限られることが多いため、技術や製品の開発を他企業と共同で行うケースがしばしば見られます。

スタートアップを対象としたこちらのアンケートでは、共同研究の際、知的財産の面での課題として、全てのフェーズ・業種において「共願となる場合の権利の取り扱い」が高い割合を占めました。共願とは何か、そのメリットとデメリット、共願における注意点などを、スタートアップの立場から見ていきましょう。

「共願」とは

共願(共同出願)は、共同で開発研究を行う企業や機関が、当該研究で生じた発明を共有することを前提に、共同で特許出願を行うことです。

共同で研究を行っていても、必ずしも共願しなければならない訳ではありません。特許法38条は「特許を受ける権利が共有に係るときは」共同で出願しなければならないと規定しており、共有に係るか否かは当事者が契約で定めます。契約合意ができるのであれば、単独でなされた発明であっても、例えば3社のうち2社で共願することも可能です。

共願で取得した特許は共有の権利となり、他の共有者の同意なしに、自分の持分の譲渡や実施権の設定等の行為ができなくなります。

共願のメリット・デメリット

メリット

大企業に比べて予算が限られるスタートアップにとって、共願の一番のメリットは出願コストを抑えられることでしょう。手間である出願手続きも、相手方に知財の専門家がいればある程度任せられます。
また、権利を共有する者として信頼関係を築くことができ、特許発明の改良など、企業価値を上げる新たな共同開発につながるかもしれません。

デメリット

デメリットとしては、一定の行為が共有者の同意なしにできないことに加え、特許の共有は、共有者とのトラブルの種になる可能性があることが挙げられます。

共同出願契約書の条項及び注意点

共有者とのトラブルは、共同出願に際し、しっかりとした契約書を作成しておくことで、相当程度回避が可能です。知的財産の実務や契約の経験があまりないスタートアップは、大企業との共同研究で自社に不利な契約を提案されることがあるため、特に注意しましょう。

共同出願契約で特に注意が必要なのは、

• 権利の帰属・持分
• 発明の実施
• 秘密保持義務

の条項部分です。

権利の帰属・持分

権利は「共有する」だけでなくその持分割合を明記します。例えば「50%ずつ」という条文は一見公平に見えますが、その発明に対する寄与割合で考え、本当に公平な割合といえるかを判断しましょう。
なお、持分割合の明記がない場合は、均等に持分を有するものと推定されます。

発明の実施

発明の実施は、共有者がそれぞれ自由に行えるのが原則ですが、契約で別段の定めをすることが可能です(法第73条2項)。そのため相手方が提案してきた場合に、こちらに一方的に不利益となる条項がないかよく確認しましょう。
なお、実施許諾は他の共有者である相手方の同意が必要となります（同3項）。スタートアップなどで、実施能力が限定されている場合は、第三者に実施許諾をするケースも多々ありますので、注意が必要です。

秘密保持義務

秘密保持は、自社が得た相手側の秘密情報を保持することは当然なのですが、例えば契約内容や、当該契約の存在についても秘密情報とするかはしっかり協議しましょう。設立間もないスタートアップが、ステップアップのためやや不利な内容で大手と共願する際に、今後別の会社と共願する際に足元を見られないよう、今回の契約内容についても秘密としたいケースなどが考えられるからです。

上記以外にも、当該発明を利用して新たな発明が生じたときの対応や、権利の有効期間、外国出願を想定しての規定など、大切な条項が多くあります。専門家にチェックや助言を依頼し、自社が正当な権利を行使できる内容となるようじっくり検討しましょう。

監修者 解説