スタートアップのビジネスが一定の進捗段階にさしかかると、知的財産を巡る紛争に巻き込まれる可能性があります。特に他社から特許権の侵害を理由に訴訟を起こされると、損害賠償や製品の製造販売の差止めが命じられるという法的なリスクに加え、被告になった段階で社会的な信用にも影響し、予定していたIPOができなくなるなど、会社経営にも多大なダメージを与えるかもしれません。

特許紛争に巻き込まれないようにするには、①自社のビジネスが他者の特許を侵害していないか調査する、いわゆる「特許クリアランス」（「FTO調査」ともいう）を行う、②自らが必須特許(特定の技術実施や特定の製品生産に欠かせない基本的な特許)を取得して対抗手段とする、といった方法があります。巻き込まれた場合の対処法を事例で見ていきましょう。

以下では、弁護士法人内田・鮫島法律事務所が実施した「技術法務」の事例を紹介しています。

技術法務の事例1：大手メーカーに特許を単独出願されたケース

共同開発した大手メーカーに単独で出願された特許を取り返し、共同出願とした事例です。

相談内容・課題

中小企業であるA社は、自社の展開する事業に関し、特許権や意匠権などの知的財産権を積極的に取得しています。ところがこの度、新製品の技術について大手メーカーB社と共同開発を検討している段階で、B社に開示した技術を新製品と組み合わせた発明について、B社が勝手に特許出願をしてしまいました。

アドバイスのポイント

A社は、B社に開示した技術の主要部分は既に特許出願済でしたが、まだ公開前の状態です。しかし、B社の出願における特許請求の範囲に記載された技術は明らかにA社が開示したものでした。（なお、B社との共同開発は検討中であり、共同開発契約も秘密保持契約も締結されていません。）

B社の行為は冒認出願(その特許が当該発明の権利者でない者の出願でなされること(特許法第123条1項6号))として特許無効審判の対象になるものです。A社はB社に冒認出願であること、コンプライアンスに反する行為であることを理由に当該出願の名義変更を請求することができます。

一方A社としては、大手であるB社との関係悪化を避けたい気持ちもあります。そこで、専門家のアドバイスを受けて、強い表現を用いずに自社の主張はしっかり伝える形の申し入れをB社に行いました。

結論としては、当該特許はA社とB社の共同出願となりました。当該特許にかかる技術はもともとA社が保有していたものであることから、悔しい気持ちもありますが、A社はその後のビジネス的展開を踏まえ、この解決法を受け入れることにしたのです。

技術法務の事例2：類似デザインの製品を販売されたケース

他人の商品の形態を模倣して販売する不正競争、商標権の侵害に関わる事例です。

相談内容・課題

C社は自社で開発した超音波美顔器cを販売しています。cはそのデザインが人気で、美顔器市場でも高いシェアを誇る商品ですが、ある時cのデザインにそっくりな上、C社と色しか違わないロゴマークを付した商品をD社が販売していることを知りました。

アドバイスのポイント

まずロゴマークに関しては、C社は既に商標権を取得していたので、「同一指定商品における類似商標」であるとして販売の差止請求が行えます。しかし商標権のみに基づいて主張した場合、例えばD社が当該ロゴを外してしまえば、商品自体の販売を止めることはできません。そこで、C社は合わせて、不正競争防止法2条1項3号に基づく販売停止請求を検討するとよいでしょう。

当該条項は、他人の商品の形態を模倣して販売する行為を不正競争と定義づけています。D社の商品はcの「摸倣」に該当する可能性が高いため、商品そのものの販売停止を請求できることになります。

ただし、当該条項における請求は、模倣商品販売開始時点から3年以内に行う必要があります(同法19条1項6号)。期間を経過していた場合は、やや要件が厳しくなりますが、同法2条1項1号又は2号に基づく差止請求を検討してみましょう。

監修者 解説