以下では、弁護士法人内田・鮫島法律事務所が実施した「技術法務」の事例を紹介しています。

1：事業化移行前のベンチャー企業への技術法務コンサル事例

大企業の顧客も見つかり、量産プラントの構築や事業化の段階に移行しようとしているベンチャー企業への知財の分析・コンサルティングの事例です。

相談内容や企業の状況

創業者が大学院時代から研究してきた材料プロセスを事業化するために設立されたベンチャー企業であるA社。新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などの公的資金を得て、パイロットプラントの構築からサンプルワークへと進む中で大企業の顧客も見つかり、量産プラントの構築をはじめとする事業化の段階に移行するに当たって、知財戦略や契約審査などを総合的にアドバイスしてくれるコンサルティングオフィスを探しています。

アドバイスと重要なポイント

内田・鮫島法律事務所の「技術法務サービス」では、知財戦略や企業法務全般のアドバイスをシームレス、かつ、ワンストップで実施し、企業の競争力向上を支援しています。知財面に関しては、A社の特許ポートフォリオが技術市場の中でどんな位置づけにあるのか、また契約面では事業プロジェクトごとにスキームやリスクを詳細に検討し、押さえるべき契約条項や交渉の進め方などをアドバイスし、契約書にまとめていきました。

このベンチャー企業では、創業者が大学院時代に出願した特許が基本特許になっていますが、既に出されている十数件の特許のいくつかは「必須特許」（※）であると認定可能です。追随する大企業は国内に存在せず、海外企業が出願し始めているプロセスもA社の特許の後発に当たるため、ベンチャーキャピタルに対しては「当社への投資はリスクが相対的に低く、市場の伸びによっては高い利回りが期待できる」との説明が可能です。

※必須特許とは

ここでいう必須特許とは、ある技術を実施するため、もしくは、ある製品を生産するために実施せざるを得ない特許のことを言い、その製品にかかる必須特許を取得することが市場参入への切符であると考えます。（必須特許ポートフォリオ論）

相談企業の声

知財と法務は必須かつ一体化された問題であると感じてきましたが、適切な専門家に巡り合うことがありませんでした。内田・鮫島法律事務所の「技術法務サービス」は、まさに理想像に近いものです。かかった費用は月額10万円程度の顧問料に超過料金を加えても年間300万円程度の予算計上で済むものです。技術法務に対する見識があり、安心して相談ができました。

2：化学材料メーカーへの技術法務コンサル事例

特許出願せず、ノウハウとして秘匿する戦略（先使用権を意識したノウハウ戦略）を採用した事例です。

相談内容や企業の状況

電気工業製品向けの化学材料メーカーで、売上が200億円に達するB社は、技術開発するごとに特許権を出願、既に取得した特許は約300件に上ります。今回、新たに複数の化学物質を組み合わせてできたシールド部材を使ったシールドモジュールの開発に成功したことから、特許出願の要否を検討するため内田・鮫島法律事務所を訪問しました。

アドバイス内容

今回は、B社の強みとなっている技術を生かした開発で、事業戦略上も重要なうえに、他社の参入も容易に想像できることから、後発参入を牽制するという視点からシールドモジュールについては特許出願の対象として良いと考えます。ただし、シールド部材にかかる化学物質の組成比率は、侵害を検出するのが困難であり、特許を出願するとかえって組成比率が公開されて模倣されるリスクがあるため、ブラックボックス戦略を採用するのが良いでしょう。

重要なポイント

ブラックボックス戦略を採った場合、他社が出願するかもしれないシールド部材にかかる化学物質の組成比率の特許に対抗すべく、先使用権が認められるような情報管理をする必要があります。他社の特許出願前から「事業の準備」をしていたと立証できれば特許権侵害とはなりません。この「準備」は一定の研究・試験が行われ、試作品ができれば良いとされていましたが、近時の判例では「事業内容の確定まで必要」との判断が示されており、事業内容の決定プロセスも保存しておく必要がある点には注意が必要です。

相談企業の声

当社の技術情報管理に関し、情報漏洩の問題には十分対処できていると考えていましたが、先使用権に関しては想定よりシビアに管理する必要があることが分かりました。内田・鮫島法律事務所の弁護士は知財訴訟にも取り組んでおり、直近の判例も踏まえたアドバイスをいただけるのでありがたいです。

監修者 解説